I confini tra liceità ed illiceità dell’utilizzo sui social del marchio notorio altrui in assenza di autorizzazione del titolare: il rilievo della comunicazione al pubblico di un significato diverso da quello commerciale.
La giurisprudenza di merito, dopo aver definito cosa deve intendersi per utilizzo a fini commerciali del marchio notorio, traccia al riguardo i confini tra utilizzo illecito e utilizzo lecito su social network, nell’ipotesi in cui manchi l’autorizzazione del titolare.
A cura dell’Avv. Tommaso Pontassuglia.
Con l’ordinanza del 30.01-04.02.2020 n. 15949 il Tribunale di Genova – Sezione Imprese, accogliendo il reclamo proposto dalla nota casa automobilistica italiana F., ha inibito in via cautelare all’influencer l’uso non autorizzato sul proprio profilo instagram dei marchi della società e/o dei suoi modelli di autovetture per fini commerciali e pubblicitari, ordinandone la rimozione e applicando la penale di cui all’art. 131 co. 2 C.P.I. per ogni violazione o inadempimento successivamente accertato.
Nel caso di specie la società automobilistica si doleva del fatto che un soggetto, designer di calzature e prodotti di abbigliamento, pure producendoli e commercializzandoli, avesse pubblicato sul proprio profilo Instagram video e immagini nelle quali le proprie creazioni erano rappresentate insieme alle vetture realizzate dalla società reclamante, inequivocabilmente riconoscibili grazie al logo ben in vista.
Sosteneva F. che – con riferimento a due dei quattro episodi contestati – il posizionamento delle calzature sulla carrozzeria dell’autovettura, con il logo F. ben in primo piano, rafforzato anche dalla circostanza che le prime avessero il medesimo colore della seconda, suggerisse la conclusione che il brand F. fosse in qualche maniera collegato al brand del resistente.
Illustrava ancora la reclamante – con riferimento al terzo episodio contestato, nel quale il titolare del profilo indossava abiti di propria creazione seduto sul cofano dell’autovettura a marchio F. – che la presenza nel post pubblicato di link diretti al sito commerciale del resistente, correlato all’espresso e testuale invito ad acquistare, rendeva inequivocabile la finalità promozionale e commerciale dell’influencer.
Riteneva pertanto la reclamante che ciò costituisse chiaramente una associazione tra i due prodotti/marchi, illegittima ai sensi del Regolamento sul marchio dell’UE e del Codice della proprietà industriale, applicabili anche in assenza di alcuna contraffazione.
Rappresentava infine la reclamante – in ordine al quarto episodio – che l’associazione presente in un video pubblicato sul profilo dell’influencer tra la propria autovettura e due giovani donne che in abiti succinti erano vagamente impegnate nel lavaggio dell’auto, con la presenza delle calzature sempre posizionate sul cofano dell’auto, ledesse l’immagine del proprio marchio.
Eccepiva l’influencer di essere proprietario delle autovetture a marchio F. fotografate, che le scene riprodotte sui social fossero meramente descrittive di momenti di vita e che non fosse ravvisabile alcun intento commerciale e pubblicitario.
Il Tribunale innanzi tutto qualificava come notorio il marchio della reclamante (“associato in tutto il mondo alla storia dell’automobilismo e posto all’apice delle virtù industriali dell’intero continente europeo”), e come tale meritevole della tutela prevista dalla normativa UE e italiana.
Di contro, esaminando la figura astratta dell’influencer, riconosceva l’essenzialità “della rappresentazione della propria vita privata al pari dell’ostentazione dei beni di consumo dei quali l’influencer si circonda”, e che “l’inevitabile ostensione dei propri consumi comporti l’esibizione – e quindi l’uso – dei segni distintivi di detti prodotti”.
Secondo il Tribunale, tuttavia, non poteva esservi alcun dubbio che le immagini contestate – per la loro particolare tipologia – non descrivessero momenti di vita nè dell’influencer nè di terzi, ma avessero la chiara volontà del soggetto di accostare abusivamente il proprio prodotto al brand della casa automobilistica, intendendo giovarsi della notorietà e prestigio di quest’ultima, con la correlata finalità di promuovere la vendita dei propri prodotti mediante l’associazione con l’autovettura di lusso riprodotta.
Importante anche l’ulteriore rilievo del Tribunale, nel caso di specie, in ordine all’offuscamento del marchio F.
Riteneva infatti il Giudice che il particolare contesto in cui era stato inserito il marchio notorio fosse incompatibile con la particolare immagine che esso aveva acquistato presso il pubblico, compromettendone pertanto il relativo potere di attrazione (c.d. corrosione del marchio o diliuition by tarnishment).
Il Tribunale – adottando i provvedimenti in premessa – ha ritenuto illecita la diffusione non autorizzata di video e immagini raffiguranti il marchio notorio altrui, pur in assenza di contraffazione ed a scopo diverso da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, precisando che nel caso di specie tali immagini non potevano trovare altro significato in capo ai fruitori dei social che quello commerciale e pubblicitario ed erano idonee a generare un indebito vantaggio all’utilizzatore o un pregiudizio a danno del titolare del marchio.
Ha infine stabilito il Tribunale che si è in presenza di un utilizzo lecito, pur in assenza di autorizzazione del titolare, quando l’utilizzo del marchio notorio in immagini e video diffusi sul proprio profilo Instagram può comunicare in capo al pubblico un significato diverso da quello commerciale, descrittive di scene di vita dell’influencer stesso o di terze persone.